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déchéance de marque

  • Déchéance de marque

     

    Article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle

     

    Selon l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ».

     

    Charge de la preuve

     

    La preuve de l'exploitation de sa marque incombe au propriétaire de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration d’un délai de cinq ans. La déchéance a un effet absolu.

     

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  • Coca Cola récupère la marque Hawaï

    La boisson Hawaï

     

    La société de droit américain The Coca cola company commercialise dans le monde entier des boissons rafraîchissantes sans alcool sous diverses marques. Depuis 1997, elle commercialise également  une boisson dénommée Hawaï. Elle a décidé d'introduire cette boisson sur le marché français à compter de juillet 2011. Suite à la vérification de la disponibilité du signe Hawaï elle a appris l'existence d'un enregistrement international désignant la France déposé par la société Interfood ltd et visant les produits de la classe 32 (eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, jus de fruit et boissons de fruits…).

     

    La demande en déchéance de marque  

     

    Considérant que cette marque n'était pas exploitée en France, la société Coca cola a sollicité de la société Interfood ltd des preuves d'usage et a proposé le rachat de la marque pour le prix de 500 €. N’ayant pas reçu de réponse, elle a fait assigner la société de droit tchèque Interfood ltd devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la déchéance de la partie française de la marque HAWAI sur le fondement de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

    Selon l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

     

    L’intérêt à agir de la société Coca cola

     

    Les juges ont relevé qu'au regard de son objet social et de la nature des produits visés dans l'acte d'enregistrement de la marque en cause, la société Coca cola justifiait bien d'un intérêt à agir.

     

    Déchéance de marque obtenue

     

    Il appartient au titulaire de la marque de justifier de l'existence d'une exploitation répondant aux conditions de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce la société Interfood n'avait pas constitué avocat et n'a donc pas apporté la preuve d'une exploitation sérieuse en France dans les cinq années ayant suivi l'enregistrement de sa marque HAWAI.

     

    Les juges ont donc prononcé la déchéance de la partie française de la marque en cause pour les produits de la classe 32.   

     

    La transmission à l’INPI

     

    La décision qui prononce la déchéance d’une marque (une fois la décision devenue définitive), est transmise à l'INPI en vue de son inscription en marge du registre national de marques et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette transmission se fait par la partie la plus diligente sur présentation d'un certificat de non-appel,

     

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  • Usage sérieux de marque

    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).

    Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

    L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.

    Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).

    L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.

    L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.

    L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.

    La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16  février  2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :

    - l'existence d'un site Internet de vente ;

    - la production de quelques factures ;

    - la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.

    Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.

    Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.

    En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

    La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

    Source : Actoba.com 

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